Нейминг 3.0. Как придумать и защитить название

Как позже выяснили, есть люди, которые отслеживают все поданные заявки в Роспатент (ФИПС), и, если домен свободен, они регистрируют его на себя. После обращения к ним они предлагают купить домен за 1000 долларов, что в разы дороже обычной регистрации (в среднем 10 долларов).

Множество товаров, представленных на современном рынке, затрудняет потребителю выбор. Наличие брендов, напротив, делает выбор проще и быстрее. Бренд дает потребителю обещание, предлагает не только сам товар, но и ценности, которые транслирует. Такими ценностями могут быть не только материальные преимущества, но и эмоциональные характеристики. Дезодорант Axe продает популярность у девушек, Pepsi – ощущение молодости и принадлежности к группе. Бренд зависит не только от своих создателей. За время существования на рынке он меняется, трансформируется в соответствии с восприятием потребителей, обрастая ассоциациями и образами.

У известности есть своя цена. Популярность, а значит заметность, привлекает к себе различных паразитов-имитаторов.

Этапы регистрации товарного знака. От проверки до получения свидетельства

Успешное развитие бизнеса зависит от правильно выстроенной политики защиты объектов интеллектуальной собственности. Любому бизнесу рекомендуется проводить так называемый аудит в компании для того, чтобы можно было определить, на какие нематериальные активы могут быть получены правоустанавливающие документы.

В случае правовой охраны товарного знака, прежде всего необходимо начать с так называемой проверки обозначения (названия, слогана, логотипа). В то же время должно быть понимание, что проверки всегда осуществляются в два этапа: первоначально необходим поиск среди зарегистрированных товарных знаков на территории РФ, затем – поиск и проверка среди заявок обозначений, которые поданы на регистрацию, но статуса товарного знака не имеют, они находятся в процессе регистрации.

За последние пять лет в сети Интернет появилось достаточное количество бесплатных сервисов, с использованием которых можно самостоятельно осуществить поиск и понять, зарегистрировано или нет то или иное обозначение.

Однако необходимо понимать, что при проверке названий патентные поверенные оценивают проверяемые обозначения в том числе и по признакам тождества и сходства до степени смешения. В случае самостоятельной проверки можно оценить тождество обозначения, например «Лером» и «Лером» для услуг 44 класса МКТУ «Салон красоты».

Вопросы оценки сходства до степени смешения лучше доверить патентному поверенному, поскольку данная оценка требует специальных познаний и многочисленного опыта.

В 2008 году к нам обратился клиент за регистрацией в качестве товарного знака словесного обозначения «Крошка.Ru» в отношении производства детской мебели, 20 класс МКТУ. Клиентом было обозначено, что проверку компания осуществляет собственными силами, – в те годы проверку отдельно заказывали в качестве платной услуги в ФИПС (Роспатент, г. Москва). Когда стали известны результаты поиска, представитель компании из службы маркетинга и рекламы сказал, что все отлично, таких зарегистрированных обозначений нет, можем подавать заявку. Несмотря на выводы, было принято решение самостоятельно ознакомиться с результатом поиска в виде печатной выписки с наименованиями товарных знаков, номерами и датами приоритетов. В итоге было выявлено, что есть товарный знак «Крошка» по 20 классу, клиент же проверял «Крошка.ru» по однородным товарам 20 класса. В связи со сложившейся ситуацией было предложено доработать словесную часть, поскольку элементы ru, com, net не обладают признаками охраноспособности, поэтому признаются неохраняемыми. В результате на регистрацию было заявлено обозначение «Кенгуренок Крошка.ru».

Процедура проверки обозначений не является обязательной с точки зрения законодательства, однако необходимо понимать, что данный этап может позволить сэкономить денежные средства, так как государственные пошлины при отказе в регистрации товарного знака патентное ведомство не возвращает. Кроме того, ценным активом в данном случае является временной ресурс: подавая заявку на регистрацию товарного знака, об отказе в его регистрации вы узнаете примерно через полтора года. Обязательным этапом при выводе товара или услуги на рынок должна быть проверка знака, в последующем, даже если вы не подадите заявку на регистрацию, будет понимание, что отсутствует нарушение прав третьих лиц, поскольку такое обозначение или сходное с ним никому не принадлежит.

Дополнительно, помимо проверок по базам данных товарных знаков, необходимо проверять сеть Интернет, можно прибегать к использованию поисковых систем «Яндекс» и Google. Так, если в сети Интернет представлен аналогичный товар (услуга) под обозначением, которое вы заявили на регистрацию, экспертиза может указать на основание для отказа в регистрации (п. 3 ст. 1483 ГК РФ) – введение потребителя в заблуждение. Одной из основных функций товарного знака является индивидуализация товаров/услуг: поскольку в открытых источниках представлена информация о нескольких производителях, потребитель не сможет ассоциировать товар с конкретным производителем.

Следует четко понимать, что при выводе товара на рынок необходима добросовестность участников рынка. С учетом специфики русского бизнеса данное понятие – редкость, именно поэтому необходимо заранее позаботиться о стратегии защиты средств индивидуализации.

Законодательством установлено, что заявка на регистрацию может быть подана заявителем, патентным поверенным либо представителем по доверенности.

Важно, что правообладателем ТЗ может быть юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, никаких физических лиц, несмотря на то, что в свидетельствах, выдаваемых на индивидуальных предпринимателей, в строке «Правообладатель» организационно-правовая форма не указывается.

Комплект заявочной документации подается напрямую в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (г. Москва, Роспатент, Бережковская набережная, 30, корпус 1, Г-59, ГСП-5, 123993). При подаче заявки на регистрацию названия заполняется заявление, прикладываются платежные поручения об оплате государственных пошлин.

Заявка на товарный знак должна содержать заявление с указанием правообладателя, заявляемого обозначения, перечня товаров и услуг в соответствии с МКТУ, а также описание заявляемого обозначения.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время информационный ресурс Роспатента, сайт в сети Интернет: www1.fips.ru, является очень информативным, не все государственные органы могут похвастаться таким источником. Поэтому при наличии данного источника заявитель может и самостоятельно подать заявку на регистрацию.

При поступлении заявки в Роспатент устанавливается приоритет – дата, от которой отсчитывается срок действия товарного знака.

На первом этапе проходит формальная экспертиза, при которой экспертом осуществляется проверка правильности оформления документов, наличия необходимых данных. По результатам формальной экспертизы поступает решение о принятии заявки к рассмотрению. Формальная экспертиза проходит в течение двух месяцев.

Экспертиза заявленного обозначения является завершающим этапом регистрации товарного знака. На данном этапе эксперт оценивает возможность регистрации заявленного обозначения исходя из требований законодательства (ст. 1483 ГК РФ). По результатам данной экспертизы будет либо вынесено решение о государственной регистрации товарного знака, либо получено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, на которое у вас будет возможность подготовить ответ в течение шести месяцев. По сути, уведомление является предварительным отказом в регистрации, по итогам рассмотрения аппеляции которого экспертом либо принимающим решение о регистрации или об отказе.

В случае принятия решения о государственной регистрации заявителя необходимо оплатить государственную пошлину в течение четырех месяцев с момента принятия такового решения и направить платежное поручение с сопроводительным письмом в патентное ведомство.

В течение двух месяцев с момента получения копии платежного поручения об оплате государственной пошлины изготавливается свидетельство и вносятся сведения в государственный реестр товарных знаков.

В 2015 году был регламентирован срок государственной регистрации ТЗ, теперь он составил 18 месяцев и две недели с момента подачи заявки до выдачи свидетельства на товарный знак.

Если пришел отказ в регистрации товарного знака, что делать?

Результатом экспертизы заявленного обозначения может являться либо решение о государственной регистрации товарного знака, либо уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства. Негласно уведомление считается предварительным отказом в регистрации товарного знака. Однако необходимо понимать, что экспертиза предоставляет шестимесячный срок для того, чтобы можно было предоставить дополнительные доводы относительно оснований, изложенных в уведомлении.

Наиболее распространенные основания для отказа в регистрации вашего обозначения в качестве товарного знака:

1. Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, содержит элементы, указывающие на вид и назначение услуг (п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Что делать?

На практике мы сталкивались со следующей ситуацией: на регистрацию было подано обозначение «МС Trade» в отношении услуг 35 класса, в том числе по продаже товаров. Экспертом патентного ведомства было указано на то, что элемент МС представляет собой отдельные буквы, которые не имеют оригинального графического и композиционного исполнения, он не обладает различительной способностью. Кроме того, элемент Trade является неохраняемым, поскольку указывает на вид и назначение услуг, в частности в отношении торговли, реализации товаров.

Для преодоления препятствий было принято решение о внесении незначительных корректировок в изображение заявленного обозначения.

В защиту доводов регистрации заявленного обозначения было указано на следующее:

– заявленное на регистрацию обозначение представлено в оригинальном шрифтовом исполнении;

– MCTrade представляет собой единый словесный элемент, способно восприниматься потребителем как единый словесный элемент;

– заявитель по заявке является обладателем одноименного доменного имени (www.mctrade.ru). С 2002 года в сети Интернет функционирует одноименный сайт;

– заявитель является обладателем исключительного права на фирменное наименование ООО «Фирма ЭмСиТрейд»;

– были предоставлены сведения в количественном размере о заключенных гражданско-правовых договорах;

– сведения о рекламе с 2004 по 2012 год (копии страниц журналов, рекламные ролики, аналитические справки затратной части на рекламу).

2. Заявленное обозначение вводит потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

На регистрацию было заявлено обозначение Lesoto, правообладателем товарного знака является ООО «Аквадело» (г. Екатеринбург). Правовая охрана ТЗ испрашивалась в отношении товаров 11 класса (кулеры для воды).

В решении об отказе в регистрации товарного знака основные доводы эксперта сводились к следующему: заявленное обозначение вводит потребителя в заблуждение, поскольку словесный элемент представляет собой географическое наименование (название Южно-Африканского государства Лесото). При оспаривании решения об отказе в регистрации было указано на следующее: южноафриканское государство находится на расстоянии 9548 км от российской столицы. Между Королевством Лесото и РФ не установлено прямого авиа- и морского сообщения. Информация о товарообороте между Российской Федерацией и Королевством отсутствует. Дополнительным и основным доказательством в защиту регистрации явились проведенные социологические опросы среды потребителей.

Абсолютное большинство (88%) респондентов полагают, что использование названия Lesoto не означает, что данные кулеры произведены в Королевстве Лесото. Регистрация товарного знака осуществлялась в течение трех лет, в результате товарный знак удалось зарегистрировать за счет мотивированных доводов и сбора доказательств.

3. Заявленное на регистрацию обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Понятие сходства до степени смешения можно оценить как специфичное основание, его оценка требует специальных знаний и опыта.

Следует учитывать, что если сравниваемые обозначения имеют отдельные отличия, но в целом ассоциируются друг с другом, то они считаются сходными до степени смешения.

Прежде всего сходство до степени смешения учитывается в отношении однородных товаров и (или) услуг.

Оценка сходства до степени смешения осуществляется с учетом следующих признаков: фонетика, семантика и графика. В частности, сходными до степени смешения могут признаваться такие обозначения: Skytour vs Skytravel, «Алинка» vs «Аленка», «Ласточка» vs «Ласточка-певунья».

Описываемое основание для отказа в регистрации может быть преодолено. Для этого необходимо:

1) исключить из притязаний те же или однородные товары (услуги);

2) испросить письмо-согласие у правообладателя противопоставленного товарного знака (старшего права).

Как показывает запроса практика писем-согласий, не нужно бояться обращаться за данными документами, особенно если речь идет о крупных зарубежных компаниях. Дополнительно необходимо учитывать, что правообладатель может предоставить такое согласие на возмездной основе. Зачастую письма предоставляются и на безвозмездной основе, как договоритесь.

При подписании данного документа необходимо учитывать требования, устанавливаемые законодательством. В частности, в письме должен быть указан номер заявки обозначения, заявленного на регистрацию, описание обозначения, указание на товары (услуги), реквизиты сторон.

Реквизиты правообладателя должны соответствовать данным согласно реестру товарных знаков.

Такие товарные знаки, как: «Крепость» №484312, STANColor №447648, Burdata №506641, «Спас» №393520, ATRIO №529368, «Собольсити» №538157, были зарегистрированы с учетом предоставления писем-согласий.

Покупка мешающего товарного знака

В случае отказа в регистрации товарного знака на основании того, что обнаружен схожий знак, зарегистрированный ранее, есть возможность обратиться к правообладателю с предложением купить принадлежащий ему товарный знак. Покупка может быть осуществлена на приемлемых для обеих сторон условиях. Необходимо обязательно учитывать, что данная сделка оформляется посредством заключения договора отчуждения. Переход прав по такому договору подлежит обязательной регистрации в Роспатенте. Если вы не передали данный договор на регистрацию, можете считать, что прав на товарный знак у вас нет.

Товарный знак Umka №547173 был зарегистрирован в том числе на основании договора отчуждения, который подтверждал приобретение прав на противопоставленный ранее товарный знак №378076.

Досрочное прекращение мешающих товарных знаков (названий)

Говорить о досрочном прекращении мешающего товарного знака можно в случае, если товарный знак зарегистрирован, но не используется. Досрочно прекратить правовую охрану можно как полностью, так и частично по классам МКТУ, в отношении которых товарный знак не используется непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны подается в Суд по интеллектуальным правам по истечении указанных трех лет, при этом нужно учитывать, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Кроме того, данное заявление может быть подано лишь заинтересованным лицом. Условия доказывания заинтересованности закреплены на законодательном уровне.

Вместе с тем необходимо учитывать рекомендации, изложенные в Письме Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20 мая 2009 №3. Заинтересованным признается лицо, которое способно быть субъектом права на товарный знак, в частности индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.

К лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны, могут относиться производители товаров (услуг), в отношении которых подается заявление и имеющие намерение реального использования в гражданском обороте этого обозначения. В данном случае в качестве доказательств намерения реального использования могут служить договоры с производителем (заводами) о выпуске продукции по вашему заказу, договоры с типографией, касающиеся печати этикеток, и т. д.

Кроме того, право на фирменное наименование, в состав которого входит обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, также является доказательством заинтересованности. Зачастую ситуации по досрочному прекращению возникают в случае, когда противопоставленный товарный знак не используется.

В 2003 году в ФИПС была подана заявка на регистрацию ТЗ «Дебют женская автошкола» в отношении услуг 41 класса – обучение вождению транспортных средств. При подаче заявки на регистрацию названия мы с клиентом понимали, что на тот момент действовали товарные знаки, в состав которых входили словесные элементы «Дебют»; правообладателем данных товарных знаков является фонд «Независимая литературная премия «Дебют» – известный московский проект. Данные ТЗ №361788, 380821, 411642 зарегистрированы в отношении 41 класса по воспитанию, обеспечению учебного процесса. По результатам экспертизы заявленного обозначения экспертом патентного ведомства был вынесен предварительный отказ с учетом наличия товарных знаков с более ранними приоритетами. Для преодоления препятствий в регистрации товарного знака было принято решение обратиться к правообладателю за письмом-согласием, поскольку специфика компаний совершенно разная. Однако после переговоров и всевозможных предложений правообладатель отказался выдавать данные письма.

Проанализировав дальнейшие перспективы, мы приняли решение обратиться в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием. По итогам рассматриваемого заявления наши требования были удовлетворены, товарные знаки аннулированы в части услуг. Данная ситуация не является исключением. В настоящее время практика регистрации товарных знаков показывает, что при регистрации необходимо учитывать тот перечень товаров и / или услуг, которые реально будут использоваться правообладателем, вводиться в гражданский оборот.

Кроме того, нужно обратить внимание на ситуацию, когда товарные знаки регистрируются на компанию, но на ней фактически числится только товарный знак, и она не участвует в гражданском обороте. Именно в такой ситуации ТЗ становится уязвимым объектом – если третье лицо попытается его аннулировать, поскольку именно на правообладателе лежит обязанность по доказыванию использования ТЗ.

В данном случае необходимо после регистрации товарного знака оформлять лицензионные договоры о передаче права использования на определенный срок на юридические лица, которые фактически участвуют в гражданском обороте от данного товарного знака.

Бренд-паразит

Бренд-паразит – это торговая марка, копирующая известный на рынке бренд. Особенностью такого имитатора является то, что юридически сложно или практически невозможно доказать факт копирования.

Времена лобового копирования, когда меняли одну букву и штамповали продукцию, уже прошли. Особенно досталось тогда зубной пасте Aquafresh, у которой было множество имитаторов: Aquarelle, Airfresh и т. д.

Современные «паразиты» гораздо более осторожны. Они творчески подходят к копированию. Бизнес некоторых компаний даже опирается на имитаторов. Например, у «Торн-Косметик» марка зубных паст «Кедровый бальзам» повторяет «Лесной бальзам» («Калина»), Belamed притворяется Blend-a-med (P&G), а паста «32 жемчужины» атакует бренд «32» («Калина»).

Бренды-имитаторы можно условно разделить на два типа.

Первый тип – это бренды-паразиты, являющиеся прямыми конкурентами для оригинальных товаров. Доказать схожесть товаров можно, проведя опрос общественного мнения.

Например, икру «Санта Бремор» копировала икра «Самарского майонезного завода». Весной 2013 года ФАС признала данную упаковку схожей до степени смешения и вводящей потребителей в заблуждение, в результате «Самарскому майонезному заводу» было выдано предписание о прекращении недобросовестной конкуренции на этом товарном рынке.

Второй тип – бренды, использующие уже существующий бренд для иного товарного класса. Например, яйца «Марка Традиционной Свежести», а сокращенно «МТС». ООО «Птицефабрика Инская» из Кемеровской области в сентябре начала выпуск своей продукции под новой торговой маркой. Яйца в упаковках с узнаваемым фирменным стилем появились в магазинах сибирских городов (Новосибирск, Кемерово, Томск и др.).

Сигареты «Балтика». Компания «Мета-табак», находящаяся в городе Подольске, выпустила сигареты «Балтика №3» и «Балтика №9», дизайн упаковки которых был очень похож на дизайн этикетки пива. Однако хитрость не удалась. Пивоваренная компания «Балтика» ранее зарегистрировала товарный знак сразу в нескольких классах МКТУ, в том числе и среди табачных изделий. ФАС признала факт недобросовестной конкуренции и заставила компанию «Мета-табак» прекратить выпуск табачной продукции под данной маркой.

Бренд-паразит первого типа уводит у основного бренда часть покупателей, которые из-за невнимательности взяли с полки схожий товар. Вряд ли потребитель будет внимательно рассматривать привычный товар перед покупкой, он просто положит его в корзину. Частично от подобных ошибок защищены товары, характеристики которых необходимо тщательно проверить перед приобретением.

Например, шампунь для мужчин распространенного бренда никто не станет пристально изучать, тем более, если до этого несколько раз уже покупали этот товар. Этой ситуацией воспользовался производитель косметики Livia. Упаковка шампуня очень сильно напоминает аналогичный товар Nivea. Копируется не только цвет и логотип, но и композиционное решение этикетки.

Кроме уменьшения спроса, копируемый товар рискует своей репутацией. Бренды-паразиты зачастую предлагают продукт худшего качества, чем оригинальный продукт. Опыт использования паразита отрицательно скажется на восприятии копируемого бренда

Примером отрицательного влияния на восприятие бренда могут быть паштеты Hamè и «Наше». Оригинальный паштет чешского бренда имеет более плотную и однородную структуру и при этом почти не содержит жидкости. Продукт бренда-паразита «Наше» отличается зернистой консистенцией, а также имеет в составе дополнительные ингредиенты: морковь, крахмал, каррагинан, влияющие на вкус конечного продукта. Оформление упаковок практически не различается, совпадает как цветовая гамма, так и композиционное решение, что вводит покупателя в заблуждение.