Помоги проекту - поделись книгой:
• Многие из ученых относятся к отделам передачи технологий вполне благосклонно, но не верят, что они действительно умеют «торговать» изобретениями и добиваться выгодных лицензионных условий для исследователей.
• Во многих университетах давно сложилось общее мнение (справедливость которого здесь не обсуждается), что отделы передачи работают плохо: безответственно и неэффективно.
С другой стороны, представляется очевидным, что любое серьезное высшее учебное заведение (даже с учетом перечисленных выше предрассудков или претензий) должно разрабатывать и предлагать обществу или промышленности какое-то количество новых технологий, хотя бы для оправдания своего существования. Собственно говоря, так оно и происходит на самом деле, так как с развитием науки возникают новые технологии, которые внедряются в производство разными путями. Иногда преимущества новых технологий очевидны, иногда для их коммерциализации требуются незаурядные творческие и деловые способности, а в некоторых случаях описанное выше общее недоверие к официальной процедуре передаче технологий удается преодолеть за счет личных контактов заинтересованных сторон.
Однако, рассматривая эту проблему с государственных позиций, следует отметить, что организация действительно масштабной и эффективной системы внедрения открытий, безусловно, требует создания атмосферы высокого доверия исследователей и преподавателей к ОТТ (и наоборот, доверия ОТТ к самим исследователям). Речь идет не только о формальном поощрении и распространении практики открытия информации и публикации результатов, но и об изменении характера работы отделов. Сотрудники ОТТ должны вовлекаться в деятельность лабораторий еще на ранних этапах исследований и затем направлять их развитие, привлекая к работе студентов-старшекурсников, способных впоследствии составить ядро инновационных компаний, получать лицензии и т. д. Более того, ОТТ должны привлекать исследователей и консультироваться с ними при всех переговорах с потенциальными покупателями лицензий, бизнесменами и т. д.
8.3.4. Особенности академической деятельности и культуры
Потенциальный лицензиат и любой другой представитель делового мира, желающий завязать какие-то отношения с профессорско-преподавательской и студенческой средой, должен осознавать, что стиль общения в академических кругах разительно отличается от свойственного бизнесменам и финансистам. Эта проблема вовсе не является формальной, например, для соблюдения секретности при переговорах о сотрудничестве. Ниже мы очень кратко опишем некоторые факторы, непривычные для бизнесмена и инвестора, но играющие важную роль в жизни научного сообщества.
8.3.4.1. Проблема публикации результатов
В университетском мире царствует принцип «публикуйся или погибай!». Количество публикаций является основным фактором, влияющим на уровень зарплаты и положение преподавателя в университетской системе. Для ученого, работающего в исследовательском институте, столь же важной характеристикой при распределении или получении финансовой поддержки выступает список его публикаций. Участие в исследованиях, опубликованные научные труды, выступления на конференциях и т. п. создают соответствующую репутацию автора в кругу коллег. Это означает, например, что он может легче получить финансовую поддержку из внешних источников (например, федеральных ведомств), занять более высокое положение в администрации университета и т. д. Все эти факторы постоянно стимулируют ученого быстрее публиковать результаты своих исследований. Кроме того, само стремление к открытой публикации новых данных соответствует духу академической свободы, то есть убежденности в том, что общественность (в данном случае университетский кампус) имеет полное право обсуждать любую интересную тему и новую проблему. Можно вспомнить, с какой неприязнью академические круги относятся ко всякой попытке введения ограничений на распространение любой информации.
Что означает такая культура взаимоотношений для рассматриваемой нами проблемы? Прежде всего она подразумевает, что коммерциализация ценных научных идей должна быть связана с их публичным обсуждением, с ранним опубликованием патентов на открытия или даже с тем, что лицензированные патенты (или их приложения) могут быть позднее аннулированы. Во-вторых, необходимо постоянно учитывать, что любое партнерство в этой области чревато множеством непривычных для бизнесменов противоречий. Общаясь с учеными, представители бизнеса и правительства должны постоянно помнить о сложных отношениях между степенью засекреченности исследований и отношениями внутри коллектива и организации в целом. Разумеется, не существует непреодолимых конфликтов между обязательствами перед государством и свободой мысли в академических или научных кругах.
Практическая потребность в публикации результатов исследований должна постоянно учитываться при любых переговорах, связанных с коммерциализацией научных идей, независимо от того, относятся ли эти переговоры к контракту с представителем профессорско-преподавательского состава или к заключению патентной лицензии. В качестве конкретного примера можно привести ситуацию, сложившуюся в связи с юридическими соглашениями о конфиденциальности информации, связанной с формами ДНК. В самом общем смысле можно сказать, что самые авторитетные факультеты и кафедры, связанные с этой важнейшей тематикой, ведут себя при переговорах с представителями бизнеса совершенно по-разному: одни категорически отказываются от общения, другие проявляют удивительную наивность в деловых вопросах, некоторые демонстрируют полную готовность к сотрудничеству. Общаясь с ними, следует подготовиться прежде всего к тому, что никакая известная университетская кафедра не согласится создать «единую команду» с любой компанией и не может примириться с корпоративной практикой бизнеса. Основная причина связана с тем, что ученые психологически всегда нацелены на участие в конференциях и скорейшую публикацию интересных результатов, а не на длительную и тайную разработку коммерческого продукта, который, по мнению руководства компании, можно будет создать на основе этих результатов.
8.3.4.2. Отделы передачи технологий и администрация университетов
Как ни странно, сама природа и сущность научно-исследовательских и университетских центров (это можно назвать их общим настроем) сопротивляется механизмам передачи технологий и новых идей в коммерческие структуры. Это противоречие объясняется разницей между близкими и долговременными интересами участников, связанных с внедрением разработок. Передача идей и технологий обычно приносит лишь очень небольшие доходы их истинным авторам, в то время как содержание отделов передачи технологий остается постоянной головной болью руководства научных учреждений. Получение доходов от лицензирования и патентования новых идей кажется естественным решением проблемы, однако именно в этом вопросе и возникает глубокое противоречие интересов.
Дело в том, что авторы идей и исследователи в университетах финансово слабо заинтересованы во внедрении. Даже лицензирование (продажа юридического права на использование новых результатов) со стороны инновационной компании (старт-ап) приносит в первые годы лишь весьма незначительные дивиденды, а в некоторых случаях не выплачиваются даже эти незначительные вознаграждения. Какие-то существенные авторские или лицензионные платежи (роялти) изобретатели и ученые могут получить лишь позднее, когда коммерческий продукт начнет приносить ощутимую прибыль. В этой ситуации руководство университетов, озабоченное оплатой патентования и содержания штата отделов передачи технологий, естественно, начинает требовать от этих отделов патентования только «жизнеспособных» и ценных разработок, что фактически означает требование точно «угадать» перспективные направления. Любому специалисту в области внедрения новой техники ясно, что предсказать коммерческий успех научно-технической разработки практически невозможно, и лучше всего это понимают венчурные капиталисты, занятые коммерциализацией научных идей. Напомним, что большинство таких проектов проваливается несмотря на то, что деловые люди начинают вкладывать деньги лишь на гораздо более поздней стадии исследований, когда ценность последних становится достаточно ясной.
С другой стороны, психологическая сложность ситуации связана и с тем, что большинство авторов и изобретателей уверены: предлагаемые ими идеи безусловно заслуживают патентования, они чувствуют себя глубоко разочарованными, получая отказы от отделов передачи технологий относительно своих разработок.
Еще одно очень непростое обстоятельство связано с тем, что работники отделов передачи технологий испытывают постоянное давление в связи с требованиями максимально ускорить процессы патентования или лицензирования. Учитывая сложность и длительность процессов оформления заявок, очень часто такие требования приводят к тому, что руководство вообще не может правильно оценить эффективность работы сотрудников таких отделов в разумные сроки (3–5 лет). Результатом такого взаимного недопонимания и недоверия становится быстрая смена персонала отделов передачи технологий, вследствие чего их работники просто не успевают наладить деловые и научные контакты с профессорско-преподавательским составом и не могут затем организовывать правильные операции с публикацией данных и последующим закреплением авторских и патентных прав.
8.3.5. Варианты деловых отношений
Лицензирование открытий, связанных с возможностью их дальнейшего патентования, является сейчас основным способом передачи технологий, однако стоит отметить, что существуют и другие практические методы достижения той же цели. Ниже перечислены варианты получения и использования интеллектуальной собственности, создаваемой в исследовательских организациях.
8.3.5.1. Лицензирование
Этот метод является основным в процессах передачи технологий и заключается в том, что университет предоставляет определенные права на интеллектуальную собственность третьей стороне, называемой лицензиатом (фирма, пользующаяся государственным разрешением на ведение дальнейших операций). В свою очередь, лицензиаты подразделяются на две большие группы, к первой их которых относятся уже существующие компании, желающие как-то использовать полученные в исследовательском учреждении результаты, и так называемы старт-апы, то есть инновационные компании, специально создаваемые для разработки данной идеи или продукта. Предоставляемые университетом лицензии могут быть эксклюзивными или неэксклюзивными и обычно означают передачу патентов, хотя иногда в качестве продукта выступает и программное обеспечение [54] .
Основные проблемы при этом методе передачи информации сводятся к тому, что обычно университеты стараются предельно ограничить область применимости лицензии, в то время как фирмы, естественно, стараются всячески расширить возможную область использования. Фирмы совершенно справедливо исходят из того, что коммерческая ценность идеи за время действия лицензии остается неясной и может гораздо четче проявиться уже в процессе внедрения и начального использования. По этой же причине университеты (особенно при эксклюзивном лицензировании) стараются добиться от лицензиатов обязательств на строгое выполнение условий использования передаваемых технологий, что чаще всего приводит к тому, что лицензии перестают быть эксклюзивными или область их возможного применения значительно сокращается.
Даже при выдаче эксклюзивных лицензий университеты сохраняют определенные права (включая право использовать открытие для дальнейших исследований и разработок), а за федеральным правительством остаются права третьей стороны, оговоренные упоминавшимся законом Бэя-Доула. Стоит отметить, что очень многие проблемы, связанные с соблюдением или истолкованием этих прав, были и остаются источником разочарования для участников инновационных проектов.
8.3.5.2. Сотрудничество с профессорско-преподавательским составом и самими исследователями
Профессорско-преподавательский состав и ученые-исследователи всегда сами создавали (и даже определяли) задачи передовых рубежей научнотехнического прогресса, и поэтому именно эти люди являются наиболее ценными консультантами и советчиками во всех вопросах, относящихся к внедрению и коммерциализации научных исследований. Подавляющее большинство достойных патентования научных разработок может быть лучше всего реализовано при участии самих авторов, так как именно они обладают бесценным опытом практического применения методики (того, что принято называть ноу-хау), который чаще всего и не раскрывается в формальном тексте патента. Поэтому условия лицензионных соглашений часто включают в себя и непосредственное участие в дальнейшей работе самих авторов идеи или открытия.
В этом случае преподаватели и ученые-исследователи вступают в дополнительные отношения с третьими сторонами, не связанными с академической деятельностью, вследствие чего могут возникать многочисленные правовые проблемы, обусловленные разными ожиданиями сторон и их различным отношением к основным правилам и неформальным условиям поведения. Проблема связана с тем, что преподаватели и исследователи чаще всего уже связаны со своими учреждениями множеством обязательств относительно прав на интеллектуальную собственность. Неудивительно, если у консультирующего фирму специалиста из университета могут возникнуть сложные проблемы относительно информации об исследованиях, имеющих патентную ценность, особенно в тех случаях, когда сотрудничество с фирмой обещает специалисту или консультанту значительные финансовые выгоды.
8.3.5.3. Стратегическое партнерство со стартовыми компаниями, связанными с университетами
Наиболее интересные и перспективные технологии удобнее всего развивать в специально созданной компании, так как университетских средств и возможностей может оказаться недостаточно для превращения лабораторного результата в ценный коммерческий продукт. С другой стороны, такая компания должна оставаться связанной с университетом, так как доводка технологии может потребовать серьезных научных изысканий. Такие стартовые компании могут быть образованы как сотрудниками кафедры и студентами-старшекурсниками, так и внешней корпорацией, заключившей лицензионное соглашение с университетом. В любом случае, основой такой фирмы является лицензия и инвестиции со стороны фирмы. Очень часто такие отношения возникают после того, как представители фирмы узнают о последних научных достижениях из выступлений на конференциях или публикаций в научных журналах. Иногда такие связи формируются в результате направленной деятельности самих кафедр или университетов, организующих демонстрационные выступления и лекции для бизнесменов и промышленников.
8.3.5.4. Специальные виды финансирования научноисследовательских работ
Многие фирмы предпочитают создавать постоянные связи с университетскими кафедрами и лабораториями, работающими в интересующих фирмы направлениях. Наиболее простой формой такого сотрудничества могут быть гранты, выделяемые фирмами за составление обзоров по состоянию дел в определенных областях науки и техники, что позволяет руководству компаний быть в курсе последних достижений, а также регулярно консультироваться со специалистами.
8.3.5.5. Основные и побочные исследования
Сотрудничество корпораций с высшими учебными заведениями может заключаться и в выполнении последними небольших исследований по конкретным вопросам, а также в регулярных отчислениях фирм в обмен на участие в проводимых университетом конференциях, семинарах и других мероприятиях. Наконец, существует практика прямого финансирования какой-либо заинтересованной компанией крупной исследовательской программы, за что она получает, например, эксклюзивное право на закупку лицензии при успехе и перспективности финансируемых ею исследований.
8.3.6. Риски
Возможно, самой большой риск для бизнесменов, желающих получить университетскую научную разработку в целях коммерциализации, представляет проблема обеспечения и проверки прав на интеллектуальную собственность. Проблема кажется простой в момент заключения ясного лицензионного соглашения с университетом, однако затем она усложняется, и бизнесмен начинает понимать, сколько потенциальных трудностей таит в себе партнерство с учеными. Запутанность отношений в этой сфере часто тормозит внедрение открытий, хотя дело редко доходит до судебных разбирательств. Чаще всего проблемы оказываются связаны со сложностью и неопределенностью представлений об интеллектуальной собственности и передаваемыми правами. Ниже указаны наиболее общие и распространенные ошибки и ситуации, которые могут привести бизнесмена к судебным разбирательствам при передаче технологии.
8.3.6.1. Судебные риски, связанные с лицензированием
Многие проблемы возникают из-за недостаточного внимания к деталям заключаемых соглашений. Прежде всего компания должна потребовать от университета доказательств или юридических заверений, что передаваемая технология действительно является собственностью университета. Иногда позднее оказывалось, что такая же технология одновременно развивалась и третьей стороной, не связанной с университетом, продающим лицензию. Еще важнее убедиться, что университет представляет себе всю область применения технологии, которая предлагается данной лицензией. Далее, необходимо удостовериться, что университет не предлагал похожей лицензии другим фирмам, так как руководство отделов передачи технологий часто (совершенно законно) ведет переговоры о перспективных разработках сразу с несколькими компаниями, в результате чего неумышленно может возникнуть ситуация, когда несколько фирм получают «перекрывающиеся» эксклюзивные лицензии. Кроме того, иногда позднее выясняется, что какие-то фирмы давно заключили какие-то неэкслюзивные лицензионные соглашения, по которым так называемый «начальный» лицензиат обладает некими правами по отношению к другим.
8.3.6.2. Риски, связанные с научными консультациями
Наиболее распространенным и эффективным методом ознакомления фирмы с новейшими достижениями в какой-либо области исследований является приглашение для консультаций одного из признанных университетских профессоров, специалиста в требуемой области знаний. Следует помнить, что такие консультации также могут быть связаны с риском судебного разбирательства, поскольку корпорация должна удостовериться, что описываемая экспертом технология не является интеллектуальной собственностью университета. Такие ситуации чреваты сложными судебными делами, и компании следует прежде всего получить список предлагаемых и выданных университетом патентов, чтобы убедиться, какими советами можно воспользоваться законно.
Обычно патентная политика университетов определенным образом учитывается в контракте, заключаемом с профессорско-преподавательским составом. Поэтому корпорации следует оговорить с профессором гарантии того, что его консультации или дополнительная работа в компании не будут являться нарушением патентной политики университета. При этом следует убедиться, что профессор действительно хорошо ознакомлен с патентной политикой и не нарушает ее, например, составлением обзоров для фирмы.
Далее, корпорации следует тщательно проверить, не связан ли консультант в какой-то форме с третьей стороной таким образом, что это нарушает права интеллектуальной собственности (например, профессор может одновременно организовать со своим аспирантом венчурную компанию, связанную с производством по схожей технологии). В этой ситуации также необходимо получить от консультанта заверения в том, что он не будет сотрудничать с третьими сторонами в развитии подобной технологии и т. д.
И наконец, наличие профессора-консультанта может создать юридические проблемы в тот момент, когда корпорация начнет «торговаться» с университетом относительно конкретной технологии. Несмотря на то, что университеты обычно бывают весьма заинтересованы в продаже своих технологий, профессору и компании следует быть особо осторожными, чтобы избежать обвинения в коррупции. Это означает, что профессор не должен использовать свое положение в университете для создания консультируемой им корпорации каких-либо преимуществ в покупке лицензии по сравнению с конкурентами. В простейшей ситуации это означает, например, что профессору не стоит организовывать деловые встречи между представителями университета и компании в своем кабинете и т. д. Иными словами, консультант должен вести себя так, чтобы его нельзя было обвинить в лоббизме, и придерживаться юридических норм, соответствующих его обязанностям по отношению к обеим сторонам.
8.3.6.3. Другие риски возникновения судебных разбирательств
Внешне ситуация выглядит простой, поскольку университеты действительно крайне заинтересованы в распространении и продаже разрабатываемых технологий, а фирмы желают их приобрести, но дополнительную сложность создает необходимость конфиденциальности всех переговоров относительно технологий и обязательств сторон происходят. Университетские исследователи при этом всегда тщательно следят за тем, чтобы посещающие кафедры и лаборатории сотрудники не собрали «по мелочи» всю важную информацию относительно обсуждаемой технологии (в конце концов, очень многое можно выяснить, просто беседуя с техническим персоналом лаборатории).
Обобщая сказанное, представителям фирмы, желающей вести серьезные переговоры о передаче технологий из университетских лабораторий и получении лицензий, можно посоветовать следующие основные правила поведения, снижающие риск возможных споров или судебных разбирательств: (1) старайтесь вести все переговоры в письменной форме; (2) тщательно проверяйте, не обладает ли третья сторона правами на приобретаемую вами интеллектуальную собственность; (3) сделайте условия соглашения предельно ясными и тщательно оговорите ответственность сторон за возможные риски.
8.4. Заключение
Основой любой успешной программы передачи технологий является наличие доверия между представителями коммерческой организации, с одной стороны, и руководством и исследователями университета – с другой. Только доверие может обеспечить эффективное внедрение и использование научного открытия, особенно если учесть, что разработчики будут гораздо охотнее раскрывать свои секреты перед техническими специалистами фирмы, чем перед сотрудниками университетских отделов передачи технологий. Доверительные отношения всегда способствуют незаметной «утечке» информации. Все сказанное еще раз подтверждает справедливость слов Джона Паттерсона, основателя корпорации NCR, который около 100 лет назад сказал, что «…реально ценность любой компании определяется только ее сотрудниками, идеями и отношениями с другими организациями».
Глава 9 Проблемы охраны интеллектуальной собственности
Чин X. Пхам и Чарльз Берман
В течение двух десятилетий мы стали свидетелями развития новых методов изучения, управления и использования свойств вещества на атомарном уровне. За эти годы было обнаружено множество крайне интересных явлений и создано множество совершенно новых материалов, что позволяет говорить о возникновении новой междисциплинарной науки, получившей название нанотехнологии и объединяющей все представления и методики работы с веществом на расстояниях в одну миллиардную часть метра (1 нанометр = 10-9 м). Некоторые общие сведения о новой науке читатель найдет на сайте http://www.nano.gov/hmtl/facts/whatIsNano.hmtl. Область приложения и исследований нанотехнологий очень широка и разнообразна: физика, техника, электроника, материаловедение, молекулярная биология и химия.
В последние годы рынок товаров и услуг, связанных с развитием нанотехнологий, стремительно растет качественно и количественно, вследствие чего очень многие фирмы стараются, как говорили когда-то американские золотоискатели, «застолбить» перспективные участки научных исследований, то есть захватить часть интеллектуальной собственности, возникающей в новой области науки и техники. Высокая научная важность новых исследований, в свою очередь, привела к тому, что общество и бизнес стали в большей степени сознавать значимость проблем владения интеллектуальной собственностью.
Согласно данным известного источника оценок объема научных исследований ISI (Science Citation Index), основанных на статистике научных публикаций в конкретных областях науки и техники, в 1987 году лишь 237 работ содержали
Многие компании стали не просто придавать большое значение интеллектуальной собственности, но начали создавать на будущее так называемые «портфели» патентов и заявок, подобно портфелям ценных бумаг, обеспечивающим некие гарантии развития и коммерческих преимуществ.
9.1. Методы защиты прав на интеллектуальную собственность
В настоящее время защита прав на интеллектуальную собственность в рамках Конституции США, законодательных актов и общего права обеспечивается патентами, торговыми знаками, авторским правом (копирайтом) и законом о сохранении торговых тайн. Многие инновационные и раскручивающиеся компании при защите своей интеллектуальной собственности полагаются в основном на патенты и сохранение коммерческих тайн, однако на более зрелой стадии развития бизнеса авторское право и торговая марка могут оказаться весьма эффективным и важным средством защиты.
9.1.1. Патенты
В Соединенных Штатах патенты (точнее говоря, патенты на использование, utility patents) обеспечивают владельцу защиту изобретения, связанного с аппаратурой, концепцией и методом или процессом, которые представляются новыми, полезными и неочевидными. Формально это сводится к тому, что между изобретателем и правительством США заключается некое соглашение, в котором от имени правительства выступает Ведомство по патентам и торговым знакам (U.S. Patent and Trade Mark Office, USPTO, обычно именуемое просто Патентным ведомством). В соответствии с соглашением в обмен на публикацию, в которой автор раскрывает суть своего изобретения, правительство обещает ему защиту прав, если изобретение действительно окажется новым, полезным и неочевидным. Механизм действия закона и соглашения построен так, чтобы сделать новое техническое открытие доступным для широкого использования, то есть способствовать развитию науки и технологии в целом.
Вообще говоря, наличие патента вовсе не гарантирует автору право единолично пользоваться плодами своего изобретения. Формально можно сказать, что оно дарит изобретателю так называемые «отрицательные права», то есть запрещает другим людям безвозмездно пользоваться, изготовлять и продавать создаваемые по новому методу объекты или импортировать предложенное изобретение. После недавних изменений в патентном праве США время действия патента составляет 20 лет после его выдачи. Очень распространенной практикой является то, что после получения патента его владельцы стараются всячески повысить его защищенность при помощи дополнительных патентов, обеспечивающих максимальную область применения (другими словами, они стремятся предельно сократить возможности конкурентов использовать «зазоры» и неточности в тексте патента). Такая стратегия создания целых «портфелей» или наборов для защиты основной идеи сохраняет свое значение и в нанотехнологиях.
Юридическая защита прав на открытия в области новых технологий особенно затруднена на ранних стадиях развития производства, когда фирма часто просто не может выделить достаточно средств для обеспечения своих прав. Более того, в нанотехнологиях эта проблема усложняется еще и тем, что в бурно развивающихся областях науки сама техническая экспертиза изобретения часто является крайне трудной или почти неразрешимой проблемой, требующей высокой квалификации экспертов.
Многие новые идеи просто нельзя запатентовать из-за невозможности определить уровень новизны или упомянутой неочевидности. В частности, многие нанотехнологические процессы перекрываются с уже существующими, так что их патентование требует доказательства перехода на существенно более микроскопический уровень обработки вещества. По этой же причине многие нанотехнологические идеи могут быть приняты в качестве патентуемых лишь в очень узком или частичном смысле, отличающем их от потенциальных вариантов применения или подражания. Проблема часто состоит в том, что такая минимальная юридическая защита изобретений не является достаточной, то есть в дальнейшем владельца такого патента может ожидать длительная или разорительная «гонка» с конкурентами с неопределенным исходом.
Поэтому решение о создании защиты прав на интеллектуальную собственность при использовании нанотехнологий (или создаваемых с их помощью продуктов) должно приниматься новой фирмой или инвестором лишь после тщательного изучения всех сопутствующих коммерческих условий. Следует помнить о том, что организация полной патентной защиты нового высокотехнологического продукта может оказаться в конечном счете очень дорогой и не оправдать затраты с чисто деловой точки зрения. Патентная защита выступает лишь одним из членов «уравнения» успешной рыночной инновации, поэтому перед принятием решения об ее организации необходимо тщательно изучить все юридические и стратегические аспекты проекта.9.1.2. Коммерческие секреты
Помимо патентных прав, нанотехнологические фирмы часто испытывают большие сложности при обеспечении своих прав на информацию и интеллектуальную собственность, связанные с коммерческими или торговыми секретами. Вообще говоря, коммерческие секреты относятся к той конфиденциальной (деловой или технической) информации, которая обеспечивает преимущества компании перед конкурентами, и поэтому раньше не считалось, что информация такого типа должна быть формально каким-то образом защищена юридически (подобно новшествам в технической сфере). Ранее считалось, что запрет на передачу такой информации имеет бессрочный характер и поэтому даже не требует дополнительных юридических оговорок относительно сроков действия (разумеется, подразумевалось, что заинтересованная сторона сама будет заботиться об охране своих торговых секретов). Однако в рассматриваемых нами проблемах, связанных с некоторыми ограниченными сроками сохраннности секретов, система легальной защиты коммерческих тайн перестает действовать и «разрушается».
В частности, для нанотехнологических изобретений правило воссоздания технологии может оказаться очень сложной задачей по сравнению с традиционными методиками, именно в силу в силу их специфического характера и особенностей масштаба операций. Для сохранения коммерческих секретов фирма должна заботиться о контроле не только за внешними, но и за внутренними структурами. Например, инновационным нанотехнологическим фирмам можно рекомендовать заключать соглашения о неразглашении информации (NDA) даже на стадии переговоров о потенциальном партнерстве и сотрудничестве или возможном инвестировании.
Кроме того, учитывая высокую текучесть кадров в данной области, нанотехнологическим компаниям следует сразу заключать с наемными служащими соглашения общего вида о неразглашении информации, к которой работник имеет доступ. Например, при введении специального курса технического обучения компания может потребовать от слушателей подписания соглашения о «конфиденциальности» получаемой информации и юридически обязать сотрудников сохранять коммерческую тайну.
9.1.3. Торговые марки и фабричные знаки
Еще одним классическим методом защиты интеллектуальной собственности являются торговые марки и фабричные знаки. Право на торговую марку (в широком смысле) было введено для защиты названия или символа, который ассоциируется с данной фирмой или ее товарами и услугами. Закон запрещает другим сторонам пользоваться похожими или вводящими в заблуждение названиями и символами, то есть извлекать прибыль от уже признанного качества соответствующих фирм, товаров или услуг. Время использования торговых знаков не ограничивается, но они могут, естественно, обновляться по желанию самих владельцев таких знаков или символов.
По мере увеличения числа вовлеченных в нанотехнологии фирм и компаний возникла тенденция к возрастанию количества и разнообразия торговых марок и коммерческих названий товаров, в которых фигурирует приставка
9.1.4. Авторские права (копирайт)
В отличие от патентов (регистрирующих право на использование идеи) авторские права призваны защищать исходную формулировку самой идеи, и они вступают в действие сразу после опубликования идеи на каком-либо материальном носителе (такими носителями могут выступать бумага, компакт-диски или жесткие диски). Время действия авторских прав составляет от 75 до 100 лет, что вполне достаточно для всех идей, связанных с развитием нанотехнологий.
9.2. Законодательные (статутные) требования
Для получения защиты в рамках патентного права законодательство США требует от изобретателя преодоления нескольких юридических барьеров. Прежде всего, автор должен доказать, что его изобретение (в соответствии с определением) является новым, полезным и неочевидным. Патент, естественно, не может быть выдан, если изобретение не является новым. Это требование означает, что изобретение не было ранее известно и не использовалось никем в Соединенных Штатах Америки, а также не было запатентовано и описано в публикациях в США или других странах до момента подачи заявки автором. Более того, заявка на патент должна быть отклонена в тех случаях, когда изобретение было описано или запатентовано где-то за пределами США и использовалось или продавалось в США в течение года, предшествующего дате подачи заявки.
Последний пункт требует некоторого разъяснения, так как является очень важным при патентовании изобретений на территории США. Патентное ведомство США специально оговаривает, что заявка должна быть подана не позднее одного года после раскрытия, использования или продажи открытия в США. Дело в том, что большинство других стран не позволяют такого годичного разрыва и требуют от заявителей «абсолютной новизны», то есть любое раскрытие, использование или продажа открытия в этих странах сразу лишают заявителя права на получение патента. Под раскрытием содержания патента подразумевается обнародование содержания в любой форме, включая презентацию, публикацию в прессе или в электронном виде (он-лайн), публичные выступления, предложения о продаже и обсуждения, не оговоренные формальным соглашением о конфиденциальности. Таким образом, закон устанавливает, что для любых важных открытий в области нанотехнологии, которые авторы желают использовать вне США, заявка должна быть подана до раскрытия, использования или продажи.
Далее, изобретение действительно должно быть признано новым. Проверка этого условия осуществляется патентоведами, являющимися экспертами в данной области технологий и способными оценить состояние исследований в данный момент, которые тщательно изучают всю опубликованную информацию по соответствующему вопросу. В настоящее время большая часть такой работы проводится обработкой данных в электронной форме. Эксперты имеют доступ к базам данных ведомств по патентам и торговым знакам США (USPTO), Европейского Союза (European Patent Office) и Японии (Japanese Patent Office). Просматривается также непатентная литература, однако на практике возможности этого подхода по понятным причинам ограниченны.
Особые сложности при патентовании результатов нанотехнологических исследований связаны с их междисциплинарным характером, поскольку экспертам приходится просматривать патенты и литературу сразу по многим отраслям науки и техники (это может быть связано не только с самим изобретением, но и с многообразием его потенциального применения). Например, изобретение, позволяющее по-новому получать наночастицы, может быть отнесено одновременно к материаловедению, химии и физике. Более того, если эти изготовляемые по новому методу наночастицы предлагается использовать в медицинских целях (например, для направленной доставки лекарств в ткани или получения объемных изображение органов), эксперты вынуждены дополнительно просматривать обширные объемы информации по областям применения (в данном случае в молекулярной биологии и оптоэлектронике).
В настоящее время Патентное ведомство США не имеет специальной группы экспертов по нанотехнологиям, поэтому процесс поиска постоянно тормозится, и эксперты разыскивают информацию в соответствующих разделах других наук и технологий, которые очень часто переполнены заявками по аналогичному применению. Поэтому при подаче патентов следует обращать особое внимание на четкое изложение основной идеи, чтобы облегчить экспертам поиск и продемонстрировать реальную новизну изобретения.
Еще одним требованием к патентным заявкам является их неочевидность. Обычно Патентное ведомство США отвергает множество заявок, считая их очевидными, так как подразумевается, что открытие относится к чему-то, не существовавшему раньше. В некоторых случаях, когда, например, выясняется, что автор заявки имел доступ к специфической информации по конкретной технологии и мог «узнать» нечто, позволившее ему сделать изобретение (или усовершенствовать существующий метод), патентоведы отвергают заявку, объявляя идею очевидной или известной.
Сложнее обстоит дело с требованием полезности изобретения, которое обычно не создает проблем при оформлении заявок на патенты в традиционных разделах техники. В нанотехнологических исследованиях ситуация может выглядеть иначе. Например, инновационная компания может захотеть дополнительно «защитить» используемую методику, «окружив» ее набором дополнительных патентов, в которых подробно перечисляются все другие возможности использования, без указания конкретных целей изобретения. В этом случае компания рискует получить от патентоведов отказ, обоснованный отсутствием полезности патентуемого изобретения.
В условиях патентования оговорено, что изобретение должно быть описано исчерпывающим образом, позволяющим воспроизвести его. Это условие является, естественно, очень сложным и его выполнение требует очень внимательного подхода, поскольку в нанотехнологии вообще (в силу присущей ей новизны) любое такое описание может содержать ссылку на еще непонятые физические эффекты и открывать совершенно новые технологические приемы. Единственным практическим выходом представляется создание специальной межотраслевой команды экспертов, которая будет заниматься именно и только нанотехнологическими заявками. Формирование команды из нескольких экспертов, каждый из которых является специалистом в определенной области, позволит обеспечить качественную и достаточно быструю оценку сложных заявок.
К сожалению, в настоящее время продуктивность работы экспертов Патентного ведомства США оценивается просто количеством обрабатываемых ими заявок, поэтому они часто ограничиваются быстрым просмотром баз данных и доступной литературы по релевантной тематике. Понятно, что при таком подходе неизбежно отвергаются и некоторые из заявок, представляющих очевидную ценность. Обычно позднее соискатели подают заявку повторно, отвечая на возражения экспертов и демонстрируя им преимущества предлагаемых патентом идей и методов. Такая процедура переписки и объяснений между патентным ведомством и соискателем позволяет экономить рабочее время эксперта, так как автору самому приходится находить ссылки, определения и объяснения или опровергать мнение эксперта. Неудивительно, что очень часто после таких объяснений заявка удовлетворяется и автор получает патент, поскольку эксперт, прочитав его объяснения, понимает сущность и новизну предлагаемой идеи.
Такое сотрудничество соискателя и эксперта во многих случаях является совершенно необходимым. Прежде всего, автор должен убедить эксперта, что он правильно описывает состояние дел, что необходимо самому автору по двум важным причинам. Во-первых всего, он сможет получить патент, в котором будет правильно и обоснованно оговорена область применения на будущее. Во-вторых, следует помнить, что если впоследствии выяснится, что автор намеренно дал неверные объяснения при экспертизе, то патент может быть признан недействительным.
9.2.1. Реализация патентных прав
Нарушителем патентных прав формально является лицо, которое намеренно или случайно воспользовалось чужим изобретением. Обнаружив нарушение, владелец патента имеет право требовать через суд как запрета на такое использование, так и возмещения материальных убытков, связанных с нарушением. Масштабы запретительного решения и компенсации ущерба определяются в каждом конкретном случае отдельно и зависят, естественно, от характера и масштаба самого нарушения. Конечно, возмещение не должно быть меньше, чем те разумные авторские отчисления, которые нарушитель должен был бы заплатить автору при законном использовании патента. В качестве альтернативы нарушитель может приобрести у автора лицензию на использование патента включением в себя авторского вознаграждения, которое лицензиат должен был выплатить автору за использование патента или произведенных на его основе товаров.
Ведомство по патентам и торговым знакам США (USPTO) отвечает лишь за проверку заявок и выдачу патентов, но не имеет никакого отношения к практическим вопросам, связанным с их использованием. В частности, USPTO не следит за коммерческими сделками в этой области, не занимается выявлением нарушителей патентного права, а при обнаружении таких нарушений не занимается защитой прав автора патента. Патентные права защищает сам автор, причем за собственный счет. Более того, USPTO не может даже гарантировать полную действительность выдаваемых им патентов, так как законность патента может быть отменена в судебном порядке.
Стоимость защиты патентных прав от потенциальных нарушителей сильно зависит от характера и масштаба нарушения, однако в сложных случаях судебные издержки по делам о нарушении патентных прав могут достигать сотен тысяч и даже миллионов долларов. Лишь очень немногие опытные адвокаты соглашаются вести такие дела по принципу «оплаты в случае выигрыша дела», поэтому стоит отметить, что чаще всего возмещение в таких случаях является недостаточным, а перспективы таких судебных дел сомнительны.
Обладатели патентов обычно извлекают прибыль, продавая эксклюзивные или неэксклюзивные лицензии, а также самостоятельно используя собственное изобретение в коммерческих целях. Чаще всего владелец патента начинает поиск потенциальных покупателей патента или лицензии на его использование. Основная проблема при такой продаже часто состоит в том, что если патент действительно является оригинальным и область его действия еще не охвачена коммерческой деятельностью, то стоимость патента почти невозможно определить с достаточной точностью. В этой ситуации изобретателю можно рекомендовать продать лицензию и пользоваться в дальнейшем лицензионными платежами (так называемыми роялти) от коммерческого использования. О конкретных условиях лицензирования в каждом случае автор должен договариваться с лицензиатом.
9.2.2. Временное и постоянное использование патентов
Основная проблема большинства нанотехнологических инновационных компаний состоит в нахождении источников финансирования для коммерциализации и использования имеющихся патентов. Начальный период развития компаний почти всегда представляет собой непрерывную борьбу за существование, причем руководству фирмы постоянно приходится решать две разные задачи с противоречивыми требованиями и условиями. С одной стороны, инновационная компания обязана вкладывать все финансовые средства в расширение производства, а с другой – эти же средства необходимы для дальнейших исследований (стратегические планы развития) и обеспечения своих прав на создаваемую интеллектуальную собственность.
Оформление документов для получения полноценного патента на постоянное применение метода обходится очень дорого, вследствие чего многие связанные с нанотехнологиями инновационные компании выбирают более легкий и дешевый путь, оформляя временный патент (то есть заявку на временное использование патента). Это позволяет им легко защитить свою интеллектуальную собственность на начальном этапе раскрутки фирмы, так как к оформлению пакета документов для получения временного патента предъявляются менее строгие требования, и оно обходится фирмам значительно дешевле. Недостатком временного патентования является то, что в этом случае документы не подвергаются экспертной оценке, а их регистрация означает для соискателя лишь регистрацию даты первоначальной заявки. С другой стороны, эта регистрация не отнимает у автора права оформлять патент в других странах.
Конечно, получение временного патента также означает раскрытие технического содержания открытия или изобретения, что требует от автора особой тщательности и осторожности при составлении заявки. В частности, соискателю патента можно посоветовать включить в заявку на временное использование патента возможно более широкий круг применения, поскольку временная заявка относится лишь к перечисленным конкретным возможностям. Это условие особенно важно для нанотехнологий, поскольку они часто относятся к междисциплинарным областям науки и техники и требуют большей информации при раскрытии идеи патента. Временная заявка, как следует из ее названия, менее надежно защищает права автора, поэтому часто ее оформляют фирмы, находящиеся в сложном положении (например, когда они ограничены крайним сроком подачи заявки или испытывают серьезные финансовые затруднения). Конечно, руководство фирмы поступит гораздо благоразумнее, если сможет с самого начала тщательно подготовить всю документацию, необходимую для подачи полноценной заявки.
Срок действия временной заявки составляет один год (со дня подачи документов), в течение которого изобретение формально именуется «ожидающим решения о патенте» (patent pending). Как уже было отмечено выше, заявка в этот период не подвергается экспертной проверке, но статус «ожидания» защищает ее автора от действий возможных конкурентов. Немаловажно и то, что, если инновационная фирма ищет потенциальных инвесторов или партнеров для раскрутки проекта, наличие «ожидающей» патентной заявки может служить дополнительным доказательством серьезности разработки.
Американская патентная система основана на принципе (или стандарте) «первичности изобретения» в отличие от патентного законодательства других стран, требующих «первичности оформления». Другими словами, американская патентная система предоставляет преимущества изобретателю, а не лицу, которое первым оформило документы. Поэтому патентоведам США периодически приходится сталкиваться с ситуацией, когда на открытие претендуют два (или большее число) изобретателей, которые самостоятельно и независимо друг от друга стали практически использовать очень похожие изобретения (в патентной практике это называется наложением процессов открытия). Разумеется, любая оценка подобных ситуаций является сложной, дорогостоящей и длительной процедурой, но, с другой стороны, такая система патентования позволяет создать атмосферу острого соперничества в совершенствовании технологий.
9.2.3. Вызовы и проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью. Ограничения на инновации
Многие особенности начавшейся «гонки» в области нанотехнологий очень напоминают предыдущие этапы научно-технической революции. Например, если сейчас Патентное ведомство США позволит придавать заявкам расплывчатую и широкую форму, то результатом, конечно, станет замедление инновационного процесса, так как очень небольшое количество «игроков» (крупные и богатые фирмы) смогут запатентовать большие области возможного применения, оттесняя от «соревнования» множество мелких фирм, индивидуальных изобретателей и т. д. С другой стороны, столь же очевидно, что излишнее ужесточение правил патентования и намеренное «сужение» области применимости выдаваемых патентов также приведет к сдерживанию активности изобретателей и ограничению возможностей притока инвестиций в инновационные проекты. Авторам этой статьи кажется, что ситуация с патентами США в области нанотехнологий постепенно переходит к первому из названных вариантов, в результате чего, к сожалению, в некоторых направлениях можно ожидать замедления темпов технического прогресса. Например, именно такая картина наблюдается сейчас в патентовании изобретений, относящихся к производству и использованию углеродных нанотрубок. Патентное ведомство сейчас «завалено» предложениями, многие из которых, безусловно, «перекрывают» друг друга.
Изучение состояния патентования открытий в какой-либо области позволяет сделать интересные выводы и наблюдения общего плана. Например, число подаваемых заявок или уже выданных патентов сразу выявляет точки наиболее бурного роста в отдельных направлениях и одновременно может служить некоторым прогнозом потенциального роста коммерческого производства соответствующих продуктов, поскольку владельцы патентов, естественно, будут стараться внедрить свои изобретения в промышленность. С другой стороны, анализ заявок и патентов позволяет оценить степень риска капиталовложений в новые производства, особенно при наличии информации о владельцах или приобретателях патентов. Зная интересы и финансовые возможности владеющих патентами фирм, можно с некоторой уверенностью предсказать возможные изменения в состоянии соответствующих секторов рынка.
Другие интересные и полезные выводы можно сделать на основе анализа так называемой цитируемости патентов, так как количество ссылок на какой-либо конкретный патент всегда является параметром его потенциальной ценности и возможности лицензирования. Более того, уже сейчас крупные компании, связанные с конкретными нанотехнологиями, стараются приобретать наиболее популярные и цитируемые патенты в данной области, создавая обширные «портфели» новых методов и технологий.
Кроме того, повторяющиеся ссылки (цитирование) одних и тех же патентов разными соискателями довольно четко позволяют выявить те проблемы и «препятствия», которые возникнут на пути изобретателей и фирм в каком-либо конкретном направлении развития. Многие компании, владея ценным патентом, стараются создать вокруг него «изгородь» из побочных патентов и заявок, но такая политика может оказаться недальновидной, поскольку она заставляет конкурентов тщательно изучать возможности «обхода» основного патента. Владеющая ценным патентом фирма из-за излишней «осторожности» может упустить другие интересные возможности, например, создания перекрестного лицензирования со стороны фирм-патентодержателей.
Еще одним заслуживающим анализа показателем являются границы применимости, указанные в патентной заявке. Высокая степень защиты заявки и большая область применимости должны продемонстрировать конкурентам серьезность намерений в заданном секторе рынка.
9.2.4. Судебные разбирательства
Судебные процессы, возбуждаемые нанотехнологическими компаниями, почти всегда сводятся либо к попыткам защитить собственные патентные права от нарушителей, производящих те же товары без лицензии, либо, наоборот, к защите от обвинений в нарушении чужих патентных прав. Следует сразу отметить, что до настоящего времени судебные разбирательства, связанные с патентами в области нанотехнологий, являются очень редкими, однако юристы уверенно предсказывают, что в ближайшие годы число таких процессов значительно возрастет, так как увеличивается не только количество выданных патентов, но и общий уровень связанных с ними производств и коммерческих отношений. Можно смело утверждать, что повышение степени коммерциализации новых идей и методов автоматически приведет к тому, что фирмы начнут энергично отстаивать свои патентные права в судах.
В отличие от некоторых других новых технологий (например, биологических) развитие нанотехнологий, скорее всего, не приведет к серьезным осложнениям и новшествам в законодательстве. Юристы полагают, что незначительная модификация уже существующих законов позволит учесть специфику изобретений, связанных с нанотехнологиями.
9.2.5. Проблемы, связанные с финансированием исследований
В настоящее время большое число федеральных агентств щедро финансирует множество нанотехнологических исследований (в рамках Национальной нанотехнологической инициативы США), однако фирмам не следует забывать о юридических ограничениях, с которыми связаны правительственные гранты. Прежде всего, в соответствии с законом Бэя – Доула, за правительством сохраняются значительные права на интеллектуальную собственность, создаваемую в университетах и небольших инновационных компаниях при финансовой поддержке федеральных ведомств. В частности, правительство формально даже обладает правом взять бесплатную патентную лицензию на любую разработку, выполненную с федеральным финансированием (стоит отметить, что правительство США практически никогда не пользуется этой возможностью). Кроме того, передача или приобретение патентных прав в таких случаях требует соблюдения некоторых формальностей, что может сказаться на развитии компании, стратегических планах и т. п.
9.3. Заключение
Учет хотя бы некоторых предостережений и советов, предложенных выше, может способствовать развитию вашего бизнеса и повысить внимание к проблемам охраны интеллектуальной собственности. Следует помнить, что в каждой отдельной отрасли промышленности (включая и отрасли нанотехнологии) всегда существует разница между краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными целями и планами, и это необходимо учитывать при выработке патентной политики фирмы. В любом бизнесе максимальная прибыльность требует тщательного изучения технической и производственной базы, что диктует и необходимость приобретать патенты или лицензии. Конечно, в столь сложном вопросе очень трудно давать точные рекомендации, поэтому авторы ограничились только общими указаниями.
Глава 10 Предпринимательство в технологической экосистеме
Джефф Лоуренс, Ларри Бок
Поделиться книгой: